——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起
李越 王轶 杜国顺[1]

来源：专利复审委员
  摘要：预料不到的技术效果在创造性评判中扮演着何种角色是一个值得探讨的问题。如何厘清预料不到的技术效果与显而易见性判断之间的关系、掌握预料不到的技术效果的认定方式以及对比实验的审查方式均对创造性评判具有重要意义。实践中，针对上述问题在认识上的分歧直接导致创造性评判标准在专利行政和司法的不同审级中执行上的不一致，甚至评判结论大相径庭。本文拟由铁素体系不锈钢案入手，透过该案所涉及的两审法院和复审委合议组之间观点的异同，结合国内外专利审查实践，以客观公正地评价发明创造的智慧贡献为目的，探究对上述争议问题的解决之道。
关键词：创造性 预料不到技术效果 显而易见性 “三步法” 对比实验

一、引言
    在铁素体系不锈钢专利无效宣告案中，针对专利复审委员会作出的第18653号无效宣告审查决定，北京市高级人民法院在高行终字第1754号行政判决书中，基于争议专利实施例C1的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44％，认为其专利取得了预料不到的技术效果[2]，从而推翻了专利复审委员会和北京市第一中级人民法院的观点。早前，北京市第一中级人民法院判决认为，实施例Cl与比较例C14-C16相比多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，即没有证据证明这种预料不到的技术效果是由区别技术特征所致，因而不能认可其创造性[3]。
    两级法院针对此专利的创造性判断的结论完全相左，且判决书中对创造性评判中技术效果的认定和针对“预料不到的技术效果”的判断采用的标准也不一致，而上述判决思路又均与专利复审委员会所作的第18653号决定存在分歧。在专利审查以及专利诉讼实践中，发明产生的技术效果与其创造性判断有着千丝万缕的联系，如果不理清二者的关系，则不能客观公正地评价发明作出的智慧贡献。本文拟从铁素体系不锈钢案出发，结合国内外专利实践，从预料不到的技术效果与创造性之间的关系角度入手，探讨如何客观地评价发明的创造性。

二、案情简介
    第200780016464.X号发明专利涉及一种耐腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其中争议的权利要求7限定了各组分的含量；附件4作为最接近的现有技术，公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。二者元素组成相同，并且，复审委和两审法院均认定区别技术特征在于：权利要求7中Mn、Ti的含量范围落入附件4公开的上述元素的含量范围内。在上述区别技术特征的认定基础上，复审委与上述一审、二审法院有关创造性评判的主要观点如下：
    复审委认为，本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4同样公开了本领域技术人员可以根据需要调节Mn和Ti的用量，但不能超过其下限值和上 限值;此外，附件4中多个实施例中Mn和Ti含量落入本专利权利要求范围内。因此，本领域技术人员在附件4的基础上容易根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用Mn、Ti的含量，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果是可以预料的，本专利中也没有证明该小范围的选择产生了预料不到的技术效果。因此，基于所确定的区别技术特征及其实际解决的技术问题，本专利权利要求7相对于附件4不具备创造性[4]。
    针对专利权人争辩的本专利的比较例C16能够证明因Cr含量的不同导致本专利耐间隙腐蚀性优异的观点，复审委认为，比较例C14、C15、C16的产品最大侵蚀深度均在800μm以上，耐间隙腐蚀性差，其中C14和C15中Cr含量分别为14.86％和15.22％，同时在本专利和附件4所述的范围之内，故该实验数据不足以证明C16产品的性能结果是仅由Cr含量的不同所致，且Cr含量范围并不是权利要求7与附件4之间的区别特征，因此，本专利相对于附件4没有取得预料不到的技术效果。[5]。
    一审法院认为，发明具备创造性的重要考虑因素在于其是否具有预料不到的技术效果，而其预料不到的技术效果也是确认其“实际要解决的技术问题”的关键所在。因此，需要考虑本专利说明书中是否有证据表明，该区别的存在使得权利要求7具有了预料不到的技术效果，使不锈钢具有耐间隙腐蚀性的效果，方能以此确定其“实际要解决的技术问题”是改善耐间隙腐蚀性。如果专利权人无证据证明这种预料不到的技术效果是该区别所致，那么本领域技术人员在附件4的基础上为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择同样可以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢[6]。
    本专利说明书中只有编号为Cl的钢涵盖在权利要求7的范围内，但其与比较例C14-C16相比，由于多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，故本领域技术人员为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢是显而易见的，因此，权利要求7相对于附件4不具备创造性[7]。
二审法院认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用“三步法”，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。
    本案权利要求7属于附件4的技术方案的选择发明，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书记载的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性[8]。

三、三种不同的创造性评价方式
    在评价发明的创造性时，上述三个审级的评判过程呈现了有趣的三种不同方式，使得审查实务中有关创造性判断的不少争点被集中反映出来。笔者将三个审级的创造性评判方式具体对比如下：
                   表1 本案涉及的三个审级的创造性评判对比表

    复审委遵循“三步法”进行判断，认为附件4中给出了进一步选择Ti和Mn的含量范围的技术启示，且对本领域技术人员来讲是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，亦不认可本专利通过对该小范围的选择产生了预料不到的技术效果，但没有对发明实际解决的技术问题进行正面分析和认定，相应地也没有正面认定本专利相对于附加4产生的是何种技术效果以及回应专利权人所强调的提高耐间隙腐蚀性的效果和有关二者发明目不同的争辩。
    一审法院认为，具有预料不到的技术效果是发明具备创造性的重要考虑因素，预料不到的技术效果也是确认发明实际要解决的技术问题的关键，且预料不到的技术效果应当是区别技术特征所致；相应地，用于证明预料不到的技术效果的对比试验的设计也应当与区别特征之间存在因果关系。代表本专利的C1与代表现有技术的比较例C14-C16因多种元素含量均存在差异，不能证明区别技术特征Mn和Ti含量的不同带来了耐腐蚀性的改善，不能证明发明实际解决了改善耐腐蚀性的技术问题，因而本领域技术人员在附件4范围内进行选择是显而易见的。
    二审法院主张以“预料不到的技术效果”的判断作为一项独立的创造性评判方法来替代“三步法”，即，认为只要发明具有预料不到的技术效果就应当认可其创造性。在认定预料不到的技术效果的过程中，仅将落入本专利范围内的C1与落入附件4范围的C16的效果数值进行对比，由C1比C16耐腐蚀效果数值提高了44%，而直接得出本专利取得了预料不到的技术效果的结论；其间，没有考查所比较的C1和C16方案之间的差别是否体现争议专利和附件4的区别特征之间的关系，忽略了区别特征与预料不到的技术效果之间的因果关系，且未对判断预料不到的技术效果的考虑因素进行分析，似乎将数量上有差异等同于预料不到的技术效果，将发明作为整体实际产生的技术效果等同于基于区别特征产生的技术效果。
    首先，因本案涉及的各审级以及双方当事人对区别技术特征的认定均一致，故本文将有关区别技术特征认定的问题排除出本文探讨范围。然而，通过以上分析可以发现，三者在“三步法”的适用范围和条件、预料不到的技术效果在创造性审查中的地位、如何认定预料不到的技术效果、对比实验的审查等方面存在分歧。这些分歧的存在也常常导致在不同程序中审查标准执行不一致，为了客观公正地评价发明的创造性及其智慧贡献，本文拟对上述焦点问题作一探讨。

四、焦点评析
    本案涉及创造性审查基准之争，体现了不同审级之间有关“预料不到的技术效果”与创造性关系的不同观点。复审委认为，创造性的审查过程中，主要是判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见。一审法院认为，发明具备创造性的重要考虑因素在于其是否具有预料不到的技术效果，而其预料不到的技术效果也是确认其“实际要解决的技术问题”的关键所在。而二审法院认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用“三步法”，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。其中，尽管二审法院措辞上采用的是“不能机械地适用‘三步法’”这样的表达方式，似乎可理解为，在判断创造性时不应仅考虑适用“三步法”而不考虑其它判断方法或者在适用“三步法”过程中不要机械教条，而非杜绝适用“三步法”；但由于判决同时又指出在上述情形下“应当”采用“预料不到的技术效果”的判断方法，如此说来，其厚此薄彼之意则昭然若揭；可见，上述二审法院观点是将“预料不到的技术效果”作为独立的创造性判断方法与“三步法”并列，并设立了“三步法”适用的禁区，这与实践中将“预料不到的技术效果”作为“三步法”创造性判断的辅助考量因素之一的普遍做法出现了分歧。
    下文将在对本案的具体案情的研究基础上，由“预料不到的技术效果”的概念、设立的本义以及指南的相关规定出发结合其他国家相关规定来诠释“预料不到的技术效果”和“三步法”之间的关系以及应当如何在创造性评价中把握“预料不到的技术效果”。
    1、“预料不到的技术效果”的概念
    要厘清“预料不到的技术效果”与显而易见性判断（“三步法”）的关系，首先应当区分“技术效果”和“预料不到的技术效果”。创造性的判断过程的第二步被称作技术问题的构建，考虑发明的“技术效果”是该步骤的确定发明实际解决技术问题的事实基础，于是，“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础”[9]，指南此处规定的“基础”并非“预料不到的技术效果”；因此，对发明产生的技术效果的认定就成为创造性评判的一个不可缺失的环节，而对“预料不到的技术效果”的认定相对于创造性的判断而言则显然并非如此。
    审查指南指出：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生了“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术人员来说，事先无法预料或者推理出来[10]。从中可以看出，判断“预料不到的技术效果”其实与适用“三步法”判断显而易见性一样，均是在技术效果的事实基础上作出的判断；并且，判断发明是否具备“预料不到的技术效果”的主体应当与创造性的判断主体保持一致，应当是所属领域技术人员；所谓“预料不到”是指技术效果本身的质变或量变相对于主体的判断能力和现有技术的给出的教导而言，因而同样是需要以所属领域技术人员视角根据现有技术以及本申请的技术效果做出的全面、客观的评判。
    2、审查指南中 “预料不到的技术效果”规定的设立本义
    在审查指南中，“三步法”是作为显而易见的判断方法提出，而显而易见性对应于“突出的实质性特点”，由于在创造性审查中对“显著的进步”要求被相对弱化，且发明在具备突出的实质性特点的前提下其显著进步的存在似乎不言而喻，所以在具备非显而易见性的情况下，则满足了创造性的要求，故“三步法”实质上是判断创造性最重要的方法，作为审查指南中列举的一般性判断方法，具有普遍适用性。
    “预料不到的技术效果”在审查指南中是作为“判断发明创造性时需考虑的其他因素”之一提出的，审查指南指出，发明是否具备创造性通常应根据“三步法”的审查基准进行审查。但在出现这些“需要考虑的其他因素”时，审查员应当予以考虑，不应轻易做出发明不具备创造性的结论。审查指南[11]进一步谈及对预料不到的技术效果予以考虑的出发点时指出，在创造性的判断过程中，考虑发明的技术效果有利于正确评价创造性。如果通过“三步法”已经得出非显而易见性的结论时，则不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。[12]上述内容在审查指南中仅作为“审查创造性时应当注意的问题”被提出。从审查指南的上述表述可以看出，对于“预料不到的技术效果”的考察在创造性判断中的地位低于“三步法”，是否产生预料不到的技术效果不是创造性判断的一个完整的判断基准，而仅是众多需要考虑的要素之一，提出“预料不到的技术效果”的目的在于：提醒判断者注意，防止在审查中遗漏对于有价值的技术效果的考虑导致轻易抹杀发明的技术贡献。
    在欧洲专利局审查指南中把此类需要考虑的情形统称为“次要因素”(Secondary indicators)。欧洲专利局在判例法中指出所述次要因素仅仅是评价创造性的辅助考虑因素[13]，只有在怀疑的情况下才是有重要意义的，也就是说当客观评价现有技术的教导尚不能给出明确结论的情况下需要重点考虑。美国专利商标局审查程序手册也将预料不到的效果称作“辅助考虑因素”(secondary considerations)，明确指出创造性判断中这类辅助考虑因素的重要性依不同的案情而不同[14]。可见，在不同国家的审查实践中，预料不到的技术效果在创造性判断中的地位是类似的。
    将预料不到的技术效果作为次要因素提出的意义在于：一方面，在一定的情形下可以作为“三步法”下位的辅助考虑因素；另一方面，在非显而易见性的初步判断后，用作衡量发明所做出的技术贡献与其获得的保护范围是否相称的辅助考虑因素。
    3、审查指南中有关“预料不到的技术效果”的规定的情形
    审查指南中关于“预料不到的技术效果”的应用情形可以分为两种：
第一种情形是将“预料不到的技术效果”作为一个要素出现在某些特定场合的创造性评判规则中，并使“预料不到的技术效果”的判断结果直接作用于创造性审查结论的情形，例如：
    ①在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。[15]
    ②对于已知产品的用途发明，如果该新用途不能从产品本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该产品的现有用途显而易见地得到或者预见出，而是利用了产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则认为这种已知产品的用途发明有创造性。[16]
    ③如果转用发明是在类似的或者相近的技术领域之间进行的，并且未产生预料不到的技术效果，则这种转用发明不具备创造性。[17]
    ④在判断化合物的创造性时，结构上与已知化合物接近的化合物，必须要有预料不到的用途或者效果。[18]
    从上述规定不难看出，“预料不到的技术效果”的判断如直接作用于创造性的评判结论，则需要将发明与最接近的现有技术之间进行的技术构思和技术方案的比较结果作为前提条件，由此也可以印证预料不到的技术效果并非创造性判断要考察的单独因素，或者说是独立的完整的判断基准的观点。进而，应理解上述规定是“三步法”在一些特定情况下的应用，是显而易见性的一般判断规则的下位规则，因此，作为完整的下位的规则可以在创造性评判中直接适用的。
    审查指南中“预料不到的技术效果”出现的第二种情形是在脱离上述前提被单独提及的，即，没有将其作为一个因素带入到创造性评判的完整方法中，此种情形多作为提醒的方式出现。此时，应理解是从另一个角度审视显而易见性的判断结论以避免出现疏漏。形象地说，出于确保创造性评判的客观性的目的，对于由“三步法”公式“计算”出的创作性判断结果，必要时可以引入“预料不到的技术效果”进行验算，提醒判断者发明相对于现有技术产生的任何技术效果及其对所属领域所带来的价值均不应被遗漏；而在确定实际解决的技术问题环节，如果已经对所有技术效果予以全面准确考虑，则这种验算显然是并非必要的，也就是说，在此情形下，无论有无针对“预料不到技术效果”的判断所得出的创造性评判结论均应当是一致的，并不会出现矛盾。
    如上所述，欧洲专利局在判例法中指出所述“次要因素”仅仅是评价创造性的辅助考虑因素[19]，只有在怀疑的情况下才是有重要意义的，也就是说当客观评价现有技术的教导尚不能给出明确结论的情况下需要重点考虑。此外,美国专商局引用其司法判决的观点（“对于有待裁决的权利要求来说，超出预期的结果是与显而易见性法律结论有关的证据因素。”）在其指南中明确规定，“超出预期的结果是非显而易见性的证据”。[20]由此可见，在借助于预料不到的技术效果来评价创造性时，应当将其恰当地融入“三步法”的判断过程中，对“三步法”形成有利补充，而非将二者割裂。
    4、“预料不到的技术效果”与实际解决的技术问题和技术启示的判断之间的关系
    通常而言，预料不到的技术效果会体现在发明实际解决的技术问题身上，实际解决的技术问题经常就是发明相对于现有技术产生的技术效果自身或者是将其提炼、概括或抽象成的技术任务，同时是否属于“预料不到”的判断又由技术启示的强弱来决定。因此，如果发明产生了预料不到的技术效果，一般情况下也说明由此抽提出的实际解决的技术问题也是难以预料的；进而意味着，现有技术没有给出明确、充分的解决该技术问题的技术启示，于是，该发明的得出也将会是非显而易见的。
    在本案中，假如专利权人提供的证据能够证明本申请通过限缩Mn和Ti在合金中的含量范围确实取得了超出本领域技术人员预期想象的耐腐蚀性能，在这样的情况下，按照审查指南中关于选择发明需要考虑预料不到的技术效果的角度，那么，在假定对Mn和Ti含量的选择使得发明取得了预料不到的技术效果的前提下，该发明将具备创造性。
    同样地，在上述耐腐蚀效果之预料不到已经得以确定的情况下，采用“三步法”来考虑该方案的创造性的结果如何呢？在此基础上，该技术方案实际解决的技术问题应当是不锈钢产品的耐腐蚀性能的提高。既然耐腐蚀效果达到了预料不到的程度，那么必然意味着，现有技术中并不存在技术启示使得本领域技术人员有动机通过限缩Mn和Ti的含量范围来获得耐腐蚀性如此“预料不到”地优异的不锈钢产品，所作选择自然也非所属领域公知常识。可见，权利要求7要求保护的技术方案于是就具备了创造性。
    通过上述两种分析过程可知，在确认该方案的技术效果的情况下，无论是通过将预料不到技术效果因素纳入的针对选择发明的下位判断原则，还是以上位的“三步法”作为判断基准，最终得到的结论都是相同的。即，准确适用“三步法”以及在适用“三步法”过程中融入“预料不到的技术效果”因素的辅助判断，最终得出的创造性判断结论应该是一致的。因此，在本案的三个审级评判创造性真正分歧点并不在于判断方法之争，而在于对技术效果的事实认定，所谓判断基准之争不过是个伪命题。
    在本案中，专利权人、专利复审委以及两级法院对于最接近的现有技术和区别技术特征的认定均不存在异议，而二审法院的判决的结论之所以与复审委和一审法院相反主要原因在于：在争议专利相对现有技术所产生的技术效果的认定过程中，二审法院选取实施例C1和比较例C16进行比较，发现对比例C16的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%。从而直接认定争议专利相对于对比文件的产生的效果是耐腐蚀性提高，而复审委和一审法院对均未认可该效果。而进一步分析可知，分歧的原因有三点：其一，二审法院就创造性评判中技术效果与区别技术特征之间的关系所持的观点与复审委和一审法院不同；其二，对对比实验证据的审查与复审委和一审法院不同；其三，基于技术效果在数值上的差异直接认定属于“预料不到”时也与目前复审委所持观点不同。
    5、预料不到的技术效果的认定方式
    如果发明相对于最接近的现有技术改进技术效果是其区别技术特征带来的，是否必然意味其产生了“预料不到的技术效果”，这个问题的解答涉及的是预料不到技术效果的认定方式问题。一般意义上提及的意外的技术效果是否等于专利领域所称的预料不到的技术效果？是否发明的技术效果优于最接近的现有技术就认定其具有预料不到的技术效果？这些仍是值得讨论的问题。
    技术效果的认定是判断创造性的事实基础。但技术效果应被视作一种外在的现象，产生这样的现象是由其技术方案的本质来决定的。技术方案的影响因素和产生的效果都是复杂的，在某些情况下，由于这种复杂性会导致出现“眼见未必为实”的现象，所以，如何透过“现象”看“本质”，需要全面考虑这种预料不到的技术效果的来龙去脉，从而判断发明人在现有技术的基础上到底作出了何种贡献，是否达到了具备创造性的程度。由预料不到技术效果的内涵可知，它是一种在事实基础上作出的法律判断，并非单纯的对于技术事实的认定。
    因此，技术效果的提高是否等于具备创造性并非简单看有无量化的改变和新性质的提出，而要结合技术方案的差异程度、效果的提高改进程度、现有技术的启示程度和判断者的预期能力作出综合判断。体现在到发明是否取得预料不到的技术效果的判断应依赖严谨的判断过程中，则首先应确认发明整体上获得的技术效果，比较本专利与最接近的现有技术之间的效果差异，然后确定该效果差异与区别技术特征之间的逻辑关系，再判断技术效果的可预见性。以上步骤是渐进式的。具体来看，以下因素在预料不到技术效果的认定中的均扮演着重要角色：
    1)相对于现有技术产生的技术效果
    首先，这种技术效果应当是指本发明要求保护的技术方案相对于现有技术产生的，换言之是发明有、而现有技术无的技术效果，或者二者相同性质的技术效果在量上的差异；第二，这种效果不能仅停留在申请人的断言中，而应该是发明切实产生的。通常要通过与现有技术的比较才能予以确认切实产生的技术效果，而化学、医药领域中这样的比较往往需要借助实验证据完成。认定技术效果是否成立的素材包括本专利的说明书和权利要求书、案内现有技术以及本领域普通技术知识。在一些情况下，还需要考虑申请人补充的实验数据。在对实验数据进行比较时需要考虑样本的选择、参照对象的选择，实验结果的分析，从而确定实验数据能否证明申请人声称的技术效果成立。
    2)本领域技术人员的预见力
    判断发明是否具备“预料不到的技术效果”的主体应当与创造性的判断主体保持一致，均为所属领域技术人员。即所属领域技术人员根据现有技术以及本 申请的技术效果做出的全面、客观的评判。虽然进行技术效果的比较时针对的可能是本申请的技术效果和最接近的现有技术的技术效果，但仅仅知道本申请的技术效果和最接近的现有技术的技术效果尚不足以判断是否产生了预料不到的技术效果，更重要的是应当比较本申请的技术效果是否超越了所属技术领域的技术人员能够预期的技术效果（即标准线），其判断标准应是说明书中能够确认的技术效果相对于现有技术是否达到预料不到的程度，而不是只要数据显示本发明与现有技术的效果存在数量上的差异或功能、性质上的“质变”就能够认定其属于“预料不到”的。
    美国专商局同样规定了，优异的附加效果并不一定构成足以克服显而易见性的初步证据，因为此类效果可以是意料中的，也可以是出乎意料的。申请人必须进一步表明，在一个并非显而易见的范围内，该结果大于可预期从现有技术获得的结果，且该结果具有重大、实际的优势。Ex parte The  NutraSweet公司案， 19 USPQ2d 1586 (Bd. Pat. App. & Inter. 1991) 证据表明，按照所主张的方法，将糖精和L-门冬氨酰-L-苯基丙氨酸混合起来所获的的大于附加甜味的效果不足以胜过显而易见性证据，因为现有技术的说明导致人们在使用合成甜味剂混合物时一般都会预期产生大于附加增甜的效果。[21]

    那么，所属领域技术人员的预见力由何决定？从上述探讨也可以看出，简言之，所属领域技术人员由现有技术获得的教导和启示越多，要超越其预见水平，则对于技术效果的要求就更高；反之，由现有技术给出的教导和启示越少，则技术效果就越难以预料。总之，所属技术领域的技术人员基于发明能够预期的技术效果的标准线需要结合发明的背景技术、所属技术领域的普通技术知识、申请人所提交的证据等综合判断。
    在本案中，本专利说明书记载了本发明要解决的技术问题是提供耐间隙腐蚀性特别是间隙部的耐穿孔性优良和成形性优良的铁素体系不锈钢。在实施例部分重点测量了本发明的产品的耐间隙腐蚀性。而附件4则记载了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。虽然该最接近的现有技术的发明人未测量该不锈钢产品的耐腐蚀性，但是，作为一种不锈钢产品，耐腐蚀性是不锈钢产品的固有属性之一。因此，预料不到“质”变的效果显然可以排除；至于量变，假定二审法院耐腐蚀性能提高44%的效果成立，则需要考虑相对于所属领域技术人员的预见力而言，该效果是否达到“预料不到”的程度，也并非只要数值上存在差异则必然属于“预料不到”的技术效果。
    3)技术效果和预料不到的技术效果与区别技术特征之间的关系
    二审法院认为，如不采用“三步法”，而改用预料不到的技术效果判断方法，可以避开去判断发明相对现有技术解决的技术问题与发明构思以及集中体现该构思的区别技术特征及其集合的关系。对此，笔者是不能认同的。
    在实践中，专利权人或专利申请人往往主张发明取得了预料不到的技术效果，来证明其发明具备创造性。而预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生变化超出所属领域技术人员的想象。这种技术效果的变化是发明对现有技术作出改进产生的，而这种改进在权利要求中通常被具体体现为发明与现有技术间的区别特征及其集合，故判断现有技术是否存在技术启示以及进而判断发明是否具有创造性均是以发明与现有技术之间的区别技术特征及其集合的引入为考察重点的。换言之，如果现有技术已经采用某技术手段解决了某问题并产生了某技术效果，则其就不应属于发明所作出的贡献。因此，与“三步法”中对于实际解决的技术问题的认定如出一辙，对于预料不到的技术效果同样应关注其与区别技术特征之间是否存在因果关系。进而，不论是“三步法”还是预料不到的技术效果均应考察专利相对于最接近的现有技术产生的技术效果差异与区别技术特征之间的关系。
    发明的技术效果优于最接近的现有技术不表示该发明必然具备创造性。与我国规定一致，从欧洲专利局的相关规定可以看出，通过预料不到的技术效果来确认技术方案的创造性时均需要满足一定的前提条件。例如，其在判例法中明确提出了与最接近的现有技术的比较需要使得能够确信所宣称的优势或效果应当是源自与最接近的现有技术相比的区别技术特征[22]。由此可见，借助于确认预料不到的技术效果来判断创造性的情况同样至少需要确定要求保护的技术方案与最接近的现有技术之间的区别技术特征，并进一步分析区别技术特征与相应的技术效果之间的关联性，而不是简单比较两个技术方案的效果差异。
    在本案中，本专利权利要求7与附件4的区别特征在于前者的Mn和Ti含量范围落入后者的相应范围内，但没有被其具体公开。本专利实施例部分表6中所列的发明例仅有C1的符合权利要求7的限定，但比较例C14、C15和C16中Mn和Ti的含量也都落入权利要求7限定的范围。也就是说，比较例C14、C15和C16与发明例C1的差异并不是权利要求7与附件4的技术方案之间的区别特征。发明例C16的不锈钢的Mn和Ti的含量均在本申请权利要求7所限定相应的范围内，因此，虽然从表7的结果来看，尽管C1的耐腐蚀性优于C16，但上述结果并不能证明耐腐蚀性改善的效果是通过在附件4的技术方案的基础上进一步选择Mn和Ti更窄的含量范围而达到的；而恰恰相反的是，这在一定程度上恰好说明了即使Mn和Ti含量落入本专利的范围内也未必能获得改善耐腐蚀性的效果。
    此外，理论上，假定本案本领域技术人员为解决提高高温不锈钢的强度问题，根据最接近的现有技术的教导得到本发明要求保护的技术方案是显而易见的情况下，即使该方案能够产生额外的耐腐蚀效果，也并不能改变该方案不具备非显而易见性的事实。因此，在某些特殊情形下，正如欧洲专利局的规定所述，预料不到的技术效果并不能赋予显而易见的技术方案以创造性[23]。
    需要指出的是，二审法院判决中提到本案发明属于附件4技术方案基础上的选择发明。《审查指南》第二部分第四章第4.3节指出“在进行选择发明创造性判断时，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素”。二审法院既引用了上述内容，又否定了需要考察预料不到的技术效果是否是所述的选择带来的，这无疑也是自相矛盾的。
此外，二审法院提出采用预料不到技术效果方式的一个初衷在于，在化学领域的技术效果经常是多因素共同作用的结果，有时不能清晰地一一确定效果与某区别特征之间的对应关系。由于区别技术特征是发明构思的具体体现，而发明构思是发明实际要解决的技术问题的解决思路，技术效果就是应用所述区别特征解决其技术问题的实际结果，如果在创造性评判中根据发明构思对其做灵活准确的划分，进而，为清楚展现区别技术特征的引入对效果带来的影响，发明人可以通过设计较之对比文件方案与争议专利更为接近的中间态方案，并以该方案为参照物进行对比实验，是能够解决这一难题的。上述做法源自欧洲专利局申诉委员会的审查实践[24]，并在我国复审委的审查实践中有过多次成功尝试。
    6、“三步法”的评述
    本案的一波三折其实与最初的决定撰写是存在关系的。在审查实践中，“三步法”被视为创造性判断的最重要的方法，其中第二步确定发明实际解决的技术问题是判断的重点和难点。对于发明实际产生的技术效果的认定既是预料不到技术效果的认定也是实际解决的技术问题的认定的事实依据，对于创造性的评判是不可缺失。
    三个审级中，专利复审委的判断过程中遵循了“三步法”，复审委指出：“本领域技术人员在附件4的基础上容易想到根据实际性能需要、价格因素等综合 考虑选用0.05—1％范围内的Mn、0.02—0.5％范围内的Ti，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，本专利中也没有能够证明该小范围的选择产生了意想不到的技术效果的信息。”由此得出了权利要求7的技术方案不具备创造性的结论。在上述判断中存在的瑕疵在于没能具体阐明，结合本发明技术方案分析发明相对于最接近的现有技术实际解决的技术问题是什么以及现有技术如何启示使得本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。确定实际解决的技术问题正是“三步法”判断的核心环节。缺失了对实际解决的技术问题的分析和认定容易导致说理逻辑严密性不够，甚至得出错误的结论，而由本案看，还为一审法院正面运用“三步法”带来难度。
    因而，一审法院的判决虽表态坚持“三步法”，却没有体现出完整的“三步法”的判断思路，而只是关注了专利权人提出的争议焦点，通过否定专利权人主张的预料不到的技术效果与区别技术特征之间存在关联，进而不认可其具备创造性。但是，一审判决在措辞上将“预料不到的技术效果”结合到“三步法”判断中，认为应以之作为确认实际解决的技术问题的关键，则是有些混淆了预料不到的技术效果与发明产生的技术效果这两个概念；不难理解，“三步法”在确定发明实际解决的技术问题阶段是在考虑发明实际能够产生的所有技术效果的事实基础上，而不限于指南所特指的“预料不到的技术效果”。如上所述，预料不到的技术效果并不是单纯的技术事实的判断，发明实际能够产生的技术效果是客观的技术事实，二者不能等同。
    按照“三步法”的评述方式笔者认为，基于区别特征的认定，本案争议专利相对现有技术的创新之处在于对Mn和Ti的含量范围进行选择，且对比选择前后的范围大小可知，这种选择可能被称作“适度地选择了相对窄一些的范围”才更为妥贴些，也就是说，发明仅仅从现有技术的原范围中选择出相对窄一些的范围，于是，创造性评判理应聚焦在作这样的适度选择到底解决了何种技术问题或者把技术问题解决到了何种程度。通俗地讲，这种适度的限缩单从技术手段的引入上无疑给其创造性的加分是不多的，因而，在这样的情况下，如要具备创造性，则选择后的较窄范围内的技术效果理应非常明显地优于之前相对宽一些的范围。由于本发明的说明书中并没有提供证明在对Mn和Ti的含量进行选择之后的不锈钢相对于其他Mn和Ti含量不在所述范围内的不锈钢具有怎样的技术效果，专利权人也未提交其他实验证据证明上述选择带来的技术效果。在这样的情况下，本发明相对于现有技术实际解决的技术问题仅仅是在附件4的技术方案的基础上选出与附件4具有类似技术效果的替代方案。本领域技术人员在附件4技术方案的基础上，可以预见得到，如果在现有范围内对其Mn和Ti含量做适度限缩和选择，能够得到具有类似技术效果的替代方案。
    6、对比实验的考察
    化学医药等领域，技术效果的证实往往依赖实验证据。用以证明发明相对于现有技术具有某种技术效果最常见的证据就是对比实验证据，包括记载在原始说明书中的对比实验数据，以及在申请日以后依据原始说明书记载的技术效果而提出的对比实验数据。
    如上所述，与“三步法”中对于实际解决的技术问题的认定如出一辙，对于预料不到的技术效果同样应要求其与区别技术特征之间是否存在因果关系，不论是“三步法”还是其它判断方法均应考察这种关系。区别技术特征作为发明解决其实际要解决的技术问题的具体技术手段，产生了何种技术效果并且是否超出本领域技术人员的可预期范围决定了整个技术方案是否存在技术贡献以及贡献大小，因此，在判断这些对比实验证据的证明效力时，应当反映技术效果与区别技术特征的引入之间的因果关系。
    要达到上述证明目的，对比实验的设计是非常重要的。通过在具体技术方案之间进行对比实验，意图证明的是由区别技术特征的引入带来的技术效果，而权利要求以及现有技术的技术方案则很有可能经过概括，并非具体技术方案，从而，首先要求用以对比的具体实验对象应具有代表性，通过二者的对比应该能够体现争议专利与现有技术之间的效果差异；并且，实验方法的设计要能够体现上述效果的差异是需要考察的因素带来的结果，要尽可能排除非考察因素对结果的影响。因此，通常来说，对比实验的设计是要具备真正的对照意义。实践中，如果由于面临某些具体的困难导致难以进行对照实验时，则举证方欲达到证明目的往往需要进一步说明这些实践中难以避免的其他因素的存在是否对实验结论造成影响。
                  表2 本案涉及的实验结果列表

（备注：部分元素及其含量略）
对于本案，二审法院仅关注对比对象是否分别落入争议专利和现有技术的范围内是不够的。从上图看出，在所述的铁素体系不锈钢中，各种元素的功能各异，对耐间隙腐蚀性的贡献各不相同，每种元素的含量与耐间隙腐蚀性之间的关系并不明确，实施例C1和对比例C16相比有超过10种元素的含量均不相同，二者对于耐间隙腐蚀性的性能差异可能是各种元素含量差异的综合结果，仅反映出的用于对比的两个具体技术方案之间的整体差异，但并不能必然归因于对两种特定元素Mn和Ti含量的选择，即该对比实验证据并不能说明性能差异是由区别技术特征导致的。也就是说，即便上述对比对象之间耐腐蚀性效果有差异，也不能认为这种差异是发明相对现有技术作出的创新之处所带来的。因此，本专利相对于现有技术在耐腐蚀性方面的 “量”变效果，亦同样不能被认可。

五、有关预料不到的技术效果关系之我见
       欲解决由上述铁素体不锈钢案呈现的现阶段的争议问题，本文提倡应由相关规定的设立本义出发准确定位预料不到的技术效果与显而易见性判断基准之间关系，并正确把握预料不到技术效果的认定方式，才能使之服务于客观公正地评价发明创造的智慧贡献的目标。其中，对于本文主要涉及的预料不到的技术效果与“三步法”式判断基准之间关系的争议问题，本文观点可以归纳如下：
       1、唇齿相依。“预料不到的技术效果”与发明实际解决的技术问题建立在相同的技术效果事实基础上，“预料不到”的判断与技术启示有无的判断密切相关。
       2、异曲同工。如果发明产生的技术效果属于预料不到的技术效果，则基于该技术效果所确定的技术问题的解决从现有技术来看一般也不会是“显而易见”的。
       3、角度有侧重。显而易见性的判断是由技术方案及其蕴含的技术构思的比对入手，首先确定发明作出贡献所采用的内在手段；而预料不到的技术效果的判断则由手段产生的外在结果倒推。
       4、地位有主从。相对于预料不到的技术效果的判断，显而易见性的判断拥有更为严谨、明确的逻辑推理过程，作为一项判断基准显然更有优势。单独的出现的是否产生“预料不到的技术效果”并不构成创造性判断的完整方法，但可以作为重要因素嵌入于非显而易见性的判断过程中；或者在非显而易见性的判断后，对于显而易见性判断结论是否客观进行检验。如果对于预料不到的技术效果的认定是以直指创造性判断结论从而构成完整的判断基准的形式出现时，正如上文所引用的指南针对一些特定发明的规定，上述规定的本质已属于“三步法”在特殊情形下的具体应用，而预料不到的技术效果仍然只是判断基准中的一个要素。